3. Bespreking van het cassatiemiddel
Het cassatiemiddel bestaat uit een inleiding die geen zelfstandige klachten bevat, twee onderdelen met subonderdelen en een veegklacht.
Onderdeel 1 bestrijdt het oordeel in rov. 6.2 t/m 6.22 dat het beroep van Vemedia op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is vereist dat het aangevallen teken (hier: verpakkingstekens 2) als merk is ingeschreven en het gebruik ervan tenminste vijf jaar is gedoogd. Het klaagt verder dat indien het hof heeft geoordeeld dat geen (rechtens relevant) onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL merk, het hof heeft miskend dat geen beroep op art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE kan worden gedaan als het aangevallen teken meer inhoudt dan alleen het gedoogde jongere merk en het arrest dan bovendien ontoereikend gemotiveerd is. Het klaagt tot slot dat wanneer het hof heeft geoordeeld dat verpakkingstekens 2 zijn ingeschreven als merk, het hof ten onrechte de feitelijke grondslag heeft aangevuld en buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden.
Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel in rov. 6.23 t/m 6.40 dat verpakkingstekens 2 geen inbreuk maken op de Merken. Volgens de klacht is hof miskend heeft dat eerst de merkinbreukvraag moet worden beoordeeld en daarna pas het rechtsverwerkingsverweer en verder zou het hof ten onrechte bij de vergelijking tussen de Merken en het aangevallen teken het LEEF VITAAL merk hebben weggedacht uit verpakkingstekens 2 vanwege het geslaagde rechtsverwerkingsverweer en dat het arrest daardoor innerlijk tegenstrijdig en ontoereikend gemotiveerd is en dat ten onrechte is geoordeeld dat een geslaagd rechtsverwerkingsverweer een ‘recht dat eigen merk te gebruiken’ geeft.
Merkenrechtelijke rechtsverwerking
Art. 2.23quater lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) bepaalt dat in een inbreukprocedure de houder van een merk niet gerechtigd is het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van art. 2.30septies lid 1 BVIE. Art. 2.30septies lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een ouder merk niet meer de nietigheid kan inroepen van een ingeschreven jonger merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, indien hij het gebruik van dat jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaar bewust heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. Met deze bepalingen zijn art. 18 lid 1 respectievelijk art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn (hierna: Mrl) geïmplementeerd. In art. 16 en art. 61 Uniemerkenverordening 2017/1001 (hierna: UMVo) zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen voor uniemerken.
Het betreft dus een Unierechtelijke regeling, en bovendien volledige harmonisatie van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder merk nietigverklaring vordert van dit jongere merk of zich tegen het gebruik ervan verzet. Bewust gedogen is een autonoom Unierechtelijk begrip dat uniform moet worden uitgelegd. Het impliceert dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich op zich kán verzetten: niet is vereist dat toestemming is gegeven voor het gebruik. Wanneer de oudere merkhouder geen enkele mogelijkheid heeft gehad om zich tegen het gebruik te verzetten, kan niet worden gezegd dat hij heeft gedoogd. De gedoogtermijn treedt pas in als aan vier voorwaarden is voldaan: i) het jongere merk moet zijn ingeschreven in de betrokken lidstaat, ii) het jongere merk moet door houder ervan te goeder trouw zijn ingeschreven, iii) de houder van het jongere merk moet zijn merk gebruiken in de lidstaat van inschrijving en iv) de houder van het oudere merk moet kennis hebben van de inschrijving van het jongere merk en van het gebruik van dit merk na de inschrijving ervan. In de literatuur wordt aangegeven dat het daarbij moet gaan om normaal gebruik van het jongere gedeponeerde merk. Het gedogen eindigt bij het optreden tegen inbreuk binnen de termijn van vijf jaar. Er zal echter wel sprake moeten zijn van serieus optreden: wanneer een merkhouder na vier jaar een sommatie stuurt waarop de jongere merkgebruiker niet reageert en de merkhouder laat vervolgens anderhalf jaar niets van zich horen, dan ligt het niet voor de hand dat de merkhouder zich daarna alsnog tegen het gebruik van het jongere merk kan verzetten. Het HvJ EU heeft onlangs geoordeeld dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarbij de houder van het oudere merk zich tegen het gebruik van het jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en de rechtsverwerkingstermijn niet stuit. Dat is belangrijk voor onze zaak. Het in rechte beroep instellen voor afloop van de termijn beëindigt wel het gedogen en stuit de rechtsverwerkingstermijn. De unierechtelijke regeling wijkt dus af van ons nationale civielrechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk (dat wortelt in de redelijkheid en billijkheid), waarin louter stilzitten onvoldoende is en er sprake moet zijn van een bij de wederpartij opgewekt vertrouwen dat een recht niet (meer) zal worden uitgeoefend.
De ratio van de unierechtelijke regeling blijkt uit de considerans 29 van de Merkenrichtlijn 2015:
“Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.”
De bepaling beperkt de bescherming van een ouder merk tot gevallen waarin de houder ervan voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen (potentieel) inbreukmakende tekens. In het bijzonder beoogt de regel rechtszekerheid te garanderen wanneer de houder van een ouder merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust het gebruik van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk heeft gedoogd. De houder van het jongere merk dient de zekerheid te hebben dat de houder van dat oudere merk dit gebruik niet meer kan betwisten. De nagestreefde rechtszekerheid brengt volgens het HvJ EU ook mee dat de houder van het jongere merk na afloop van de termijn de zekerheid moet hebben dat het gebruik ervan via geen enkele rechtsgang meer kan worden bestreden door degene die dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust heeft gedoogd. De rechtsverwerking verhindert de houder van het oudere merk daarom ook om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te stellen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.
Het rechtsgevolg van een geslaagd beroep op rechtsverwerking is dat de oudere merkhouder niet de nietigheid van het gedoogde jongere merk kan inroepen, zich niet kan verzetten tegen gebruik van dat jongere merk en, zo volgt uit Heitec/Heitech, ook geen nevenvorderingen of samenhangende vorderingen kan instellen. Het BVIE en de UMVo bepalen expliciet dat de houder van het jongere merk dat een beroep op rechtsverwerking toekomt, niet gerechtigd is het gebruik van het oudere merk te verbieden (art. 2.23quater lid 3 BVIE) en ook geen vernietiging van dat oudere merk kan vorderen (art. 2.30septies lid 2 BVIE). Er ontstaat een situatie van co-existentie van beide merken: de merken/merkhouders moeten elkaar dulden. Rechtsverwerking biedt de houder van het jongere merk zo bezien geen exclusief recht (hij kan immers het gebruik van het oudere merk niet verbieden of vernietigen), maar een feitelijk ‘recht’ op co-existentie dat van gelijke rang is. De rechtsverwerking gaat echter niet verder dan het gebruik dat daadwerkelijk gedoogd is, in de zin dat als de jongere merkhouder zijn gebruik gaat uitbreiden, aan de oudere merkhouder nog wel zijn exclusieve rechten ter beschikking staan. De co-existentie regel is zodoende beperkt tot de grenzen van het ‘intervening right’ (het tussenkomende recht van de houder van het jongere merk): de oudere merkhouder die een jonger nationaal merkrecht heeft gedoogd, wordt niet belemmerd zijn recht uit te oefenen als de jongere merkhouder zijn zaken uitbreidt naar een andere lidstaat en/of zijn merk gaat gebruiken voor nieuwe categorieën waren of diensten.
Dit betekent meer dat wat het bij eerste beschouwing lijkt te betekenen. In de Duitse literatuur wordt aangegeven dat hier bezien vanuit het algemene civiele rechtsverwerkingsrecht volgens § 242 BGB sprake is van een vierledige beperking, namelijk i) tot de waren en diensten waarvoor het merk gebruikt en gedoogd is; ii) tot de inbreukhandelingen die in de vijf jaren zijn uitgevoerd; iii) tot het concrete gebruikte teken, waaronder ook geringe toekomstige wijzigingen van het teken in de zin van § 26 lid 3 Markengesetz zijn begrepen (dat is het equivalent van art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE: gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de ingeschreven vorm niet wijzigt); en iv) in territoriaal opzicht tot het gebied waarin het merk is gebruikt. Verdedigd wordt in de recente Duitse literatuur evenwel dat het Unierechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk (voor Duitsland als gezegd geïmplementeerd in § 21 lid 1 Markengesetz) de merkhouder van het jongere recht meer speelruimte geeft en dus verder gaat dan het algemene civiele rechtsverwerkingsleerstuk. Zo kunnen ook andere gebruiksmodaliteiten (punt ii) en territoriale uitbreiding (punt iv) onder het bereik van het rechtsverwerkingsverweer vallen. Wat betreft het gebruikte teken (punt iii) geldt ook bij de Unierechtelijke rechtsverwerking dat daaronder ook wijzigingen vallen die binnen het bereik van § 26 lid 3 Markengesetz vallen (te weten gebruik in afwijkende vorm, zolang “die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert’, de evenknie als gezegd van ons art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE over normaal gebruik in ondergeschikt afwijkende vorm: ook normaal gebruik is “het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt”). Thiering trekt hier bij merkenrechtelijke rechtsverwerking uitdrukkelijk een parallel met normaal gebruik in ondergeschikt afwijkende vorm:
“Hiervon ausgehend dűrften änliche Maβstäbe wie im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung von § 26 anzuliegen sein. Die Reichweite der Verwirkung dűrfte daher einerseits auf die konkret benutzten und geduldeten Waren/DL beschränkt sein. Anderseits dűrfte damit nicht gemeint sein, dass sich die Verwirkung auf die bisher ganz konkret vertriebenen/erbrachten Waren/DL met sämtlichen bisher vorhandenen individuellem Eigenschafte beschränkt, sonder dűrfte die Benutzung für sämtlichen damit noch gleichartigen Waren/DL von der Verwirkung erfasst sein [o.v.n. BGH GRUR 2023, 332 (Nr 55) HEITEC III (faktisches Weiterbenutzungsrecht “hinsichtlicht sämtlicher gleichartiger Benutzungsformen”); zur Beschränkung des Schutzes auf gleichartige Waren, nicht aber auf sämtliche individuellen Eigenschaften bei der rechtserhaltenden Benutzung BGH GRUR 2020, 870 (Nr 36 f) INJEKT/INJEX und § 26 Rdn 328]. Genauso dűrften Änderungen des Zeichens, welche den kennzeichnenden Charakter idS § 26 III nicht veränderen und nach denen sich die Benűtzung des Zeichens immer noch als eine solche der jűngeren Marke darstellt, der Verwirkung grds nicht entgegenstehen. Dasselbe dűrfte bei einem Ȕbergang oder reine Erweiterung der Benutzung auf bisher nicht ausgeűbte Handlungsmodalitäten iSd §14 III oder IV oder einer territorialen Erweiterung der Benutzung (zB von einer regionalen zu einer bundesweiten) gelten. Von der Verwirkung nicht mehr erfasst ist dagegen die Benutzung fűr neue, mit den bisherigen nicht mehr gleichartige Waren/DL. Auch ein Wechsel von der markenmäβigen zur firmenmäsigen Benutzung dűrfte insoweit kritisch zu beurteilen sein.” [Onderstrepingen toegevoegd, A-G]
Ten slotte wordt in de merkenrechtelijke literatuur aangenomen dat er nog ruimte is voor toepassing van nationale of Benelux rechtsverwerkingsnormen indien de houder van een ouder merk opkomt tegen het gebruik van een jonger teken dat niet is ingeschreven (en dus geen merk is).
Onderdeel 1: merkenrechtelijke rechtsverwerking
Subonderdeel 1.1 klaagt onder 20 dat het oordeel in rov. 6.8, 6.10 (tweede helft) en 6.17 tot en met 6.22 blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. PK is immers niet opgekomen tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk, maar tegen gebruik van ‘verpakkingstekens 2’ (waarvan het LEEF VITAAL merk weliswaar onderdeel uitmaakt, maar dat niet kan worden gelijkgesteld aan verpakkingstekens 2; dat onderscheid onderkent het hof in rov. 6.17 tot en met 6.21ook, en dat blijkt ook uit rov. 6.23 tot en met 6.40). Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking ex art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Mrl is echter nodig dat het teken waartegen bezwaar wordt gemaakt (hier: verpakkingstekens 2) als merk is ingeschreven en dat het gebruik daarvan tenminste vijf jaar gedoogd is, hetgeen het hof hier volgens de rechtsklacht miskent. Dat zijn immers cumulatieve vereisten voor een geslaagd beroep op art. 2.30septies BVIE (dat nodig is voor een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE, dat naar art. 2.30septies BVIE verwijst). Het hof heeft dus ten onrechte het beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking ten aanzien van verpakkingstekens 2 gehonoreerd, terwijl deze tekens niet als merk zijn ingeschreven en het gebruik van die (als merk ingeschreven) tekens ook niet tenminste vijf jaar is gedoogd (hetgeen cumulatief is vereist voor een geslaagd beroep op de merkenrechtelijke rechtsverwerking als bedoeld in art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn). Althans heeft het hof (overigens: terecht) niet vastgesteld dat aan deze cumulatieve vereisten is voldaan, hetgeen wel nodig zou zijn geweest voor een geslaagd beroep op voornoemde bepalingen. Overigens geldt dat met een ‘teken’ in de merkenrechtelijke context, zoals te doen gebruikelijk wordt gedoeld op een woord- en/of beeldelement dat (inderdaad) niet als merk is ingeschreven.
PK ligt deze klacht als volgt toe: zij maakt bezwaar tegen ‘verpakkingstekens 2’, door haar omschreven en gedefinieerd als nieuwe verpakkingsuitvoeringen (een potje en een doosje), die ten opzichte van ‘verpakkingstekens 1’ een nieuw samengesteld teken vormen waarvan het LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt (PI 13-14). Het hof heeft verpakkingstekens 2 in rov. 3.12 gedefinieerd als “een nieuw potje en een nieuw doosje” en het betreffende potje en doosje daar afgebeeld. In rov. 6.31 heeft het hof, onder ‘wegdenken’ van het LEEF VITAAL merk, verpakkingstekens 2 beschreven als kort gezegd kleuren, beeldelementen (vlakken en banden) en beschrijvende tekst. Het hof, en hetzelfde geldt voor PK en Vemedia, gaat er dus vanuit dat in de aangevallen verpakkingstekens 2 het LEEF VITAAL merk als merk wordt gebruikt. PK maakt verder uitdrukkelijk geen bezwaar tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk als zodanig, maar alleen tegen gebruik van de verpakkingen waarvan dat merk slechts een onderdeel vormt (s.t. 1). De plaatsing, de grootte en de kleuren waarin het LEEF VITAAL merk gebruikt wordt en de combinatie met andere (met de Merken overeenstemmende) elementen kan volgens PK namelijk alsnog leiden tot inbreuk (s.t. 42).
Ik zie deze klacht geen doel treffen. Daartoe is het navolgende redengevend.
In een merkinbreukprocedure moet eerst worden vastgesteld wat als gebruik van een teken moet worden beschouwd waartegen door de merkhouder kan worden opgetreden. Dat moet worden beoordeeld aan de hand van het relevante publiek. In een concreet geval is dat niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer een beeldmerk is verwerkt op een etiket met daarop andere illustraties. In deze zaak is het woordbeeldmerk LEEF VITAAL geplaatst op verpakkingen, promotiemateriaal en Vemedia’s website die op een bepaalde wijze zijn vormgegeven, namelijk met beeldelementen, kleuren en beschrijvende tekst. Er zijn verschillende wijzen waarop dit door het relevante publiek kan worden opgevat. De eerste vraag is of de additionele elementen van belang zijn: zuiver decoratieve elementen worden door het relevante publiek niet als onderscheidingsteken opgevat. Hetzelfde geldt voor tekens die zuiver beschrijvend zijn. Dergelijke elementen zijn merkenrechtelijk in die zin niet relevant, dat dan geen sprake is van gebruik van een teken waartegen op basis van een merkrecht opgetreden kan worden, zodat er dan ook geen sprake kan zijn van merkinbreuk. Indien de additionele elementen wel als merkenrechtelijk relevant moeten worden beschouwd (bijvoorbeeld doordat de betreffende presentatie en context van die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen) is de tweede vraag of de combinatie van het LEEF VITAAL merk met die additionele elementen door het relevante publiek wordt opgevat als één samengesteld teken dat als zodanig in de merkinbreuktoets moet worden betrokken, dan wel als twee (of meer) tekens die ieder afzonderlijk op merkinbreuk moeten worden getoetst. Ook deze vragen moeten worden benaderd vanuit het perspectief van het relevante publiek, nu het erom gaat hoe dat publiek de aangevallen tekens opvat. De daadwerkelijke beoordeling daarvan door het hof is vanuit de optiek van de cassatietechniek in hoge mate feitelijk van karakter. Gebruik van een merk in een bepaalde context is volgens het terechte (terloopse) oordeel van het hof in rov. 6.10 gebruikelijk.
De hier besproken rechtsklacht gaat er in de kern van uit dat verpakkingstekens 2 één samengesteld teken vormt (aangeduid als ‘Gesamtzeichen’ in de Duitse merkenrechtelijke literatuur), dat bovendien ‘relevant anders’ zou zijn dan verpakkingstekens 1. Dat verklaart de tournure in de klacht dat van rechtsverwerking geen sprake kan zijn, omdat verpakkingstekens 2 niet als merk is gedeponeerd; Vemedia’s s.t. noemt dit onder 4 een ‘gewrongen redenering’.
Dat dit besides the point is bij toetsing van het hoofoordeel is als volgt toe te lichten. Het hof hanteert een andere benadering met betrekking tot verpakkingstekens 2. Het toetst of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in verpakkingstekens 2 merkenrechtelijk relevant afwijkt van het gebruik van dat merk door Vemedia in de ‘gedoogperiode’ 2009-2014. Feitelijk oordeel: nee, vanwege het gebruik van dat merk in haar promotiemateriaal en op haar website in die periode (dus afgezien van het gebruik van dat merk op verpakkingstekens 1). In dat promotiemateriaal en op de website is dat merkgebruik volgens het hof ook ‘anders en prominenter dan op verpakkingstekens 1’, aldus rov. 6.22, welk oordeel als zodanig in cassatie niet wordt bestreden. Het feit dat PK verpakkingstekens 2 als geheel aanvalt (en niet het LEEF VITAAL merk als zodanig), is niet doorslaggevend, omdat bepalend is hoe het relevante publiek de aangevallen tekens opvat. Uit de hofbeoordeling volgt dat het relevante publiek verpakkingstekens 2 niet als een samengesteld teken opvat volgens het hof, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere (additionele) elementen, die merkenrechtelijk aldus niet relevant worden geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin. Het verschil in gebruik van dit merk in verpakkingstekens 1 en 2, dat PK als beslissend relevant ingang wil doen vinden, mist dus het ten opzichte van het gebruik in verpakkingstekens 2 niet afwijkend geoordeelde en dan ook bewust gedoogde gebruik van het merk in promotiemateriaal en op de website. Dat oordeel is evenwel beslissend en zelfstandig dragend voor de merkenrechtelijke rechtsverwerkingsvraag hier. Anders gezegd: ook na ‘upgrading’ van de verpakkingen vanaf september 2019 is sprake van merkgebruik van hetzelfde jongere merk in een bepaalde context, waarbij die context hier merkenrechtelijk niet relevant wordt geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin en bovendien feitelijk niet wezenlijk is gewijzigd in vergelijking met het merkgebruik in promotiemateriaal en op de website in de gedoogperiode 2009-2014. De additionele elementen (de verpakkingen) zijn volgens het hof niet relevant omdat ze niet-onderscheidend zijn (rov. 6.35).
Hiervoor is in 3.6 de parallel besproken tussen het Unierechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk en normaal gebruik in op ondergeschikte onderdelen afwijkende vorm bedoeld in art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE. Thiering bepleit dat voor de vraag of wijzigingen in het jongere merk ook kunnen vallen onder de merkenrechtelijke rechtsverwerking dezelfde criteria kunnen worden gehanteerd als bij de vraag of sprake is van normaal gebruik van een merk (in het kader van de vervallenverklaringsmogelijkheid). Dat spreekt bepaald aan en de hofbenadering ademt dat ook. Die regeling uit art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE bedoelt tegemoet te komen aan de praktijk waarin opmaak en verpakkingen van producten regelmatig onderhevig zijn aan ‘upgrading’ om aan te sluiten bij de smaak en stijl van het moment. Het HvJ heeft uitgemaakt dat door geen strikte overeenstemming te eisen tussen de in de handel gebruikte en de ingeschreven vorm van het merk de houder de mogelijkheid wordt geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van de markt, zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd. Upgrading van merken kan zodoende, binnen zekere grenzen, merkenrechtelijk door de beugel. Als de upgrading echter wel wezenlijk van aard is, kan het zo zijn dat het onderscheidend vermogen van het merk (zoals ingeschreven) wordt gewijzigd en wordt een grens overschreden. De rechtspraak hierover is casuïstisch.
Inspiratie over dit aspect van co-existentie kan men ook opdoen in de Duitse merkenliteratuur over § 22 lid 1 onder 3, een implementatie van art. 18 lid 1 Mrl: In een inbreukprocedure komt de oudere merkhouder geen aanspraak op een inbreukverbod toe wanneer het jongere merk niet nietig zou kunnen worden verklaard op grond van onder meer art. 9 lid 1 Mrl, dus de merkenrechtelijke rechtsverwerking. Daarin wordt verduidelijkt dat afwijkingen waarbij wordt ‘opgeschoven’ naar het oudere merk wel de grenzen van de merkenrechtelijke rechtsverwerking kunnen overschrijden. Het BGH oordeelde daarover:
“[28b] b) Das BerGer. hat aber nicht hinreichend beachtet, dass sich die Verwirkung immer auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen muss und dass die angegriffene Verwendung des Zeichens „HAITEC” nicht der Verwendung entspricht, für die die Bekl. den Schutz der Verwirkung in Anspruch nehmen kann.
[29] Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nicht dazu führen, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers neu zu schaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in bestimmten Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus zu erweitern (…). Die rechtsvernichtende Wirkung der Verwirkung erfasst daher die konkrete Verletzungshandlung, die Gegenstand der Beanstandung war. In zeichenmäßiger Hinsicht beschränkt sie sich dementsprechend auf die konkrete Form des ursprünglich angegriffenen Zeichens und auf geringfügige Abwandlungen, sofern diese dem verletzten Kennzeichen nicht näherkommen (…)”. (onderstreping toegevoegd, A-G)
Deze benadering in Duitsland houdt dus in dat rechtsverwerking altijd ziet op een concreet samenstel van feiten (‘einen bestimmten Sachverhalt’), zodat de rechtsverwerking zich ook beperkt tot de concrete vorm van het teken zoals gedoogd, maar met inbegrip van geringe wijzigingen zoals wij die kennen uit het normaal gebruik leerstuk, die het onderscheidend vermogen van het merk als ingeschreven niet veranderen en dus voor zover daarmee het jongere merk niet de rechtsverwerkingsgrens overschrijdt door te zeer op te schuiven richting het oudere merk. De benadering van hof sluit hierbij aan en getuigt daarmee van een moderne merkenrechtelijke opvatting die ik graag onderschrijf. Dat deze in de Nederlandse merkenrechthandboeken nog niet is terug te vinden, is bij dit geharmoniseerde Unierechtelijke merkenrechtsverwerkingsleerstuk natuurlijk niet van belang.
Niet alleen subonderdeel 1.1 vindt in de voorafgaande bespreking zijn Waterloo, maar ook subonderdeel 1.2. De klacht uit subonderdeel 1.2 is dat voor zover rov. 6.8 en 6.22 zo moeten worden gelezen dat volgens het hof geen rechtens relevant onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL merk, dat oordeel dan rechtens onjuist en innerlijk tegenstrijdig is. Nu het hof dit niet heeft geoordeeld, mist deze klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat het gebruik van genoemd merk in verpakkingstekens 2 niet op relevante wijze afwijkt van het als in de gedoogperiode 2009-2014 gehanteerde gebruik van dat merk in promotiemateriaal en op de website en niet dat de aangepaste verpakkingslijn zou zijn gedoogd door PK en daarbij speelt geen rol of die nieuwe verpakkingslijn al of niet als merk is gedeponeerd (in gelijke zin s.t. Vemedia 17). Dat hier sprake is van ‘normaal gebruik’ in de zin van art. 2.23bis BVIE (desnoods in de zin van lid 5 sub a) is een feitelijk oordeel dat goed te volgen is. De slotklacht uit subonderdeel 1.2 is voorgesteld vanuit de veronderstelling dat in rov. 6.8 en 6.22 zou zijn geoordeeld dat Vemedia verpakkingstekens 2 als merk zou hebben ingeschreven, maar daar wijst niets op, zodat die klacht evenmin tot cassatie kan leiden.
Onderdeel 2: inbreuktoets
PK heeft geen belang bij de klachten van onderdeel 2 gericht tegen het non-inbreukoordeel, als onderdeel 1 geen doel treft, met als gevolg dat het hofoordeel overeind blijft dat sprake is van voortgezet bewust gedoogd gebruik van het LEEF VITAAL merk dat niet wezenlijk af is gaan wijken vanaf de nieuwe verpakkingslijn sinds september 2019 (in gelijke zin s.t. Vemedia 18). De rov. 6.23 t/m 6.40 zijn dan in wezen als obiter dicta te beschouwen. PK kan bij die stand van zaken immers vanwege rechtsverwerking niet meer met Merken 1 en 2 optreden tegen verpakkingstekens 2 en dan is de vraag of die tekens inbreuk maken niet meer relevant en had het hof die vraag ook in het midden kunnen laten. De Merken 3 t/m 8 kan PK niet in stelling brengen omdat het LEEF VITAAL merk van Vemedia ouder is dan die jongere merken van PK (zo ook het hof in rov. 6.30); dat is het gevolg van de co-existentieregel bij deze merkenrechtelijke rechtsverwerking als in de inleiding uiteengezet. Ik zou het hierbij kunnen laten, maar bespreek de klachten hierna ook inhoudelijk, zij het ten overvloede.
Subonderdeel 2.1 klaagt dat het hof eerst de inbreukvraag had moeten beoordelen en pas daarna het rechtsverwerkingsverweer onder verwijzing naar het Jiskefet-arrest, rov. 3.2-3.3.
Dat dwingend eerst de inbreuk en daarna pas rechtsverwerking beoordeeld zou moeten worden, valt niet in te zien. Het hof stelt voorop dat Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer de verste strekking heeft (rov. 6.2). Het ligt dan in de rede zo’n verweer als eerste te behandelen. Daarbij wordt dan inbreuk als het ware verondersteld of in het midden gelaten en als er sprake is van rechtsverwerking, behoeft merkinbreuk vervolgens niet meer aan de orde te komen – een bekende rechterlijke techniek in continentaal Europa. Als een verweer tegen een merkinbreukvordering (rechtsverwerking) gegrond wordt bevonden, is al daarom geen sprake van merkinbreuk; de rechter wijst dan op basis van gegrondbevinding van dat verweer de merkinbreukvordering af. Uit Jiskefet lijkt mij niet te volgen dat dat anders zou moeten in onze zaak. Omdat het hof in Jiskefet had geoordeeld dat geen sprake was van inbreuk, was het volgens dit arrest niet nodig dat het hof ook nog zou hebben onderzocht of hier een beperking van toepassing was in de vorm van louter refererend merkgebruik. In rov. 3.3 verduidelijkt de Hoge Raad dat als eenmaal is geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk, er niet via art. 2.23 BVIE alsnog een inbreukverbod valt te verkrijgen, aangezien dat artikel de rechten van de merkhouder beperkt en niet uitbreidt. Dat is andere materie dan in onze zaak aan de orde en ik zie de bepleite parallel niet opgaan. Ook uit Anheuser-Busch volgt niet, zoals PK stelt in haar s.t. 21, dat voor een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking vereist is dat eerst wordt vastgesteld dat het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk. Het Hof bespreekt daar namelijk een heel andere vraag, namelijk of de gedoogtermijn van art. 9 lid 1 Mrl kan aanvangen voordat de houder van het oudere merk zijn merk heeft ingeschreven (antwoord: ja) en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de rechtsverwerkingstermijn in te laten gaan. Uit art. 9 lid 1 Mrl volgt ook niet dat eerst moet worden beoordeeld of het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk, voordat het rechtsverwerkingsverweer kan worden beoordeeld. Op dit een en anders ketst subonderdeel 2.1 af.
Subonderdeel 2.2 klaagt dat het voorgaande (ook) meebrengt dat bij de beoordeling van de merkinbreukvraag onder art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE en onder art. 9 lid 2 sub b en c UMVo (door het hof toegepast in rov. 6.23 t/m rov. 6.40) ook de gewone merkinbreuktoets moet plaatsvinden, inhoudende dat het merk zoals ingeschreven vergeleken moet worden met het teken zoals gebruikt, waarin dan het volledige teken zoals gebruikt moet worden betrokken, en niet – zoals het hof uitdrukkelijk en bij herhaling heeft gedaan (in de PI onder 24 met geaccentueerde passages aangegeven) – een element uit het teken (hier: verpakkingsteken 2) weggedacht en/of genegeerd kan worden. Dat geldt volgens de klacht in versterkte mate in dit geval, waar het hof een element wegdenkt dat juist onderscheidend is; het hof heeft (o.a. in rov. 6.9) vastgesteld dat Vemedia het LEEF VITAAL merk gebruikt heeft om haar producten te onderscheiden naar herkomst, en het hof spreekt in rov. 6.2 tot en met 6.22 dan ook steevast van ‘merkgebruik’ door Vemedia.
Deze klacht slaagt al niet omdat dit voortbouwt op het hiervoor verwerpend besproken subonderdeel 2.1 (in gelijke zin s.t. Vemedia 28).
Tot slot klaagt het subonderdeel onder 28 (als toegelicht bij s.t. PK 43) dat het oordeel in rov. 6.30 dat aan Vemedia’s recht haar eigen merk te mogen gebruiken afbreuk zou worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE levert namelijk geen ‘recht dat eigen merk te gebruiken’ op, maar biedt het de aangesproken gebruiker louter een verweer tegen een (anders geslaagde) merkinbreukvordering van de houder van het oudere merk.
Deze klacht zie ik evenmin doel treffen. Een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking wegens bewust gedogen betekent dat de oudere merkhouder het jongere merkrecht niet meer kan vernietigen, zich niet tegen gebruik daarvan kan verzetten en ook geen nevenvorderingen en samenhangende vorderingen meer daartegen kan instellen. Dat verweer werkt niet alleen voor de gedoogperiode (voor het verleden). De jongere merkhouder kan dat verweer ook naar de toekomst toe inzetten jegens de oudere merkhouder voor hetzelfde, althans niet relevant afwijkende merkgebruik zoals dat door de oudere merkhouder bewust gedoogd is. Het ligt dan ook voor de hand zijn positie zo te omschrijven dat hij feitelijk een ‘gebruiksrecht’ heeft, zo is hiervoor besproken. ‘Feitelijk’, omdat rechtsverwerking inderdaad niet leidt tot het ontstaan van een recht aan de kant van degene die zich op rechtsverwerking beroept, maar de facto wel leidt tot een gebruiksrecht van de jongere merkhouder. In de literatuur wordt dit aangeduid als ‘co-existentie’; beide rechten moeten elkaar dulden. Het feitelijke gebruiksrecht strekt niet verder dan passend binnen het gedoogde gebruik. Een andere opvatting zou in strijd zijn met de doelstellingen van de merkenrechtelijke rechtsverwerking, met name met de rechtszekerheid, als de houder van het oudere merk na afloop van de gedoogperiode alsnog schadevergoeding zou kunnen vorderen of andere vorderingen zou kunnen instellen. De rechtsverwerkingsregeling geeft de houder van het jongere merk de zekerheid dat na afloop van de bewuste gedoogtermijn van vijf jaar door de oudere merkhouder het gebruik ervan rechtens niet meer kan worden verhinderd door de oudere merkhouder.
Subonderdeel 2.3 klaagt dat het arrest innerlijk tegenstrijdig en dus ontoereikend is gemotiveerd, omdat uit de in PI onder 24 geaccentueerde passages blijkt dat het hof niet de volledige aangevallen verpakkingstekens 2 heeft beoordeeld, maar louter een (uitgekleed) deel daarvan. Het hof heeft in rov. 6.24, 6.25 en 6.26 immers overwogen dat, zowel bij de inbreukbeoordeling ‘sub b’ als ‘sub c’ het merk zoals ingeschreven moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt (en niet: het teken ontdaan van een onderscheidend element) en dat dat zowel het verwarringsgevaar als de vraag of het publiek een verband legt tussen merk en teken, globaal moet worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Dit is precies wat het hof (expliciet) niet heeft gedaan, zodat het arrest innerlijk tegenstrijdig is, aldus deze klacht.
Uit de voorafgaande bespreking zal duidelijk zijn dat ik ook deze klacht inhoudelijk niet zie opgaan. Een van de relevante omstandigheden van het geval is hier juist dat met betrekking tot de Merken 1 en 2 sprake is van bewust gedogen van het LEEF VITAAL merk, zodat het rechtsverwerkingsverweer opgaat en PK zich tegen dat gebruik op die grond niet meer kan verzetten, terwijl de jongere Merken van PK ook niet tegen Vemedia in stelling kunnen worden gebracht, omdat die dateren van na de inschrijving van het LEEF VITAAL merk. Dat zich dit heeft vertaald in de gewraakte ‘wegdenkexercitie’ is goed te volgen.
Veegklacht
De PI bevat onder 30 bevat tot slot de veegklacht dat bij een geslaagd beroep ook de oordelen in rov. 1.2, 6.37, 6.41 t/m 6.43 en het dictum (onder 7) niet in stand kunnen blijven omdat die oordelen gebaseerd zijn op de eerder aangevallen oordelen. Dat mist zelfstandige betekenis en deelt het lot van de voorafgaande klachten.
4. Conclusie
Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G